2007年司法考试冲刺班商法经济法讲义(十三)

专利案例
　　公民张某于2000年4月完成了一项"水变油"的方法发明，5月利用A企业提供的物质技术条件对该方法进行了验证和测试，并向A企业支付了100万元的测试费用。
　　在测试过程中，A企业的职工王某窃取了张某的技术秘密后，于2000年6月将该技术秘密转让给李某，李某不知道王某的技术秘密系窃取所得，并向王某支付了200万元的转让费。张某得知李某使用自己的技术秘密后，要求李某向其支付合理的使用费、承担保密义务，李某向张某支付使用费后，张某要求李某停止使用该技术秘密。 
　　2001年12月，张某将该项技术的专利申请权以300万元的价格转让给甲公司，2002年1月1日，甲公司向国家知识产权局提出发明专利的书面申请。国家知识产权局经初步审查认为该方法发明符合专利法的规定要求，于2003年7月1日即行公布。2004年10月1日，国家知识产权局根据甲公司的请求，对该方法发明进行实质审查后，于2005年1月1日作出授予甲公司发明专利权的决定，并于同日予以登记和公告。
　　2005年4月，甲公司对乙公司、丙公司、丁公司分别提起专利侵权诉讼，人民法院在审理过程中，查明以下情况：
　 （1）乙公司于2004年1月1日开始，多次使用甲公司的该项方法发明。2004年12月15日甲公司得知后要求乙公司支付使用费时，遭到乙公司的拒绝。
　 （2）2005年4月1日，甲公司得知丙公司在未经许可的情况下，于2005年2月1日在与某公司的买卖合同中使用甲公司的专利号，非法获利20万元。
　 （3）丁公司在2002年1月1日前已经使用相同的方法，甲公司于2005年1月1日取得发明专利权后，丁公司在原有范围内继续使用该方法。
　　2005年6月1日，人民法院经审理，判决丙公司的侵权行为成立。丙公司于2005年6月10日向甲公司支付了赔偿金20万元。
　　2005年8月1日，甲公司的发明专利被国家知识产权局宣告无效，于是丙公司向甲公司要求退还20万元的专利侵权赔偿金。
要求及答案：
根据上述内容，分别回答以下问题：
　（1）张某的发明是否属于A企业的职务发明？并说明理由。
　　张某的发明不属于A企业的职务发明。根据规定，在技术成果完成后利用法人的物质技术条件进行验证、测试的，不属于职务技术成果。在本题中，张某完成发明后利用A企业的物质技术条件进行验证和测试，不属于职务技术成果。
　（2）张某要求李某停止使用该技术秘密的主张是否成立？并说明理由。 
　　张某要求李某停止使用该技术秘密的主张不成立。根据规定，侵害他人技术秘密的技术合同被确认无效后，善意取得该技术秘密的一方当事人可以在其取得时的范围内继续使用该技术秘密，但应当向权利人支付合理的使用费并承担保密义务。
　（3）甲公司的发明专利权自何日起生效？其20年的保护期限从何日起计算？
　　甲公司的发明专利权自2005年1月1日起生效，其20年的保护期限自2002年1月1日起计算。
　（4）指出甲公司对乙公司提起诉讼的具体诉讼时效期间，并说明理由。
　　甲公司对乙公司的诉讼时效期间为2005年1月1日－2007年1月1日。根据规定，发明专利申请公布后至专利权授予前（2003年7月1日－2005年1月1日）使用该发明未支付使用费的，专利权人要求支付使用费的诉讼时效为2年，自专利权人得知他人使用其发明之日起计算；但是，专利权人于专利权授予之日前即已得知的，自专利权授予之日（2005年1月1日）起计算。
　（5）指出甲公司对丙公司提起诉讼的具体诉讼时效期间，并说明理由。
　甲公司对丙公司的诉讼时效期间为2005年4月1日－2007年4月1日。根据规定，侵犯专利权的诉讼时效为2年，自专利权人得知侵权行为之日起计算。
　（6）丙公司的行为属于何种性质的违法行为？丙公司及直接责任人员应承担何种刑事责任？
　根据最高人民法院的司法解释，丙公司的行为属于情节严重的假冒他人专利的违法行为，应当以假冒专利罪判处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
　（7）在甲公司对丙公司的专利侵权诉讼中，举证责任在甲公司还是丙公司？并说明理由。
　举证责任在丙公司。根据规定，方法发明专利权被侵权后，诉讼中的举证责任在被告一方。
　（8）丁公司的行为是否属于专利侵权？并说明理由。
　丁公司不属于专利侵权。根据规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。
　（9）丙公司向甲公司要求退还20万元的专利侵权赔偿金的主张是否成立？并说明理由。
丙公司的主张不成立。根据规定，宣告专利权无效的决定，对在宣告前人民法院作出并已经执行的专利侵权的判决、裁定，不具有溯及力。
商标案例：甲卷烟厂使用商标蓝鸟牌香烟，一年后发现乙乡政府卷烟厂未经商标注册，也生产销售蓝鸟香烟，且质量低。甲厂认为乙厂的行为严重损害了自己的产品信誉，就委托某律师事务所丙律师，意诉请法院求偿。乙厂得知后，找到甲厂，申明：本厂使用该商标已有二年之久，并无假冒侵权之意。并主张通过许可协议，取得甲厂的使用权。甲厂同意，并订定商标许可协议，但坚持要求乙厂先行赔偿。后，双方找到律师进行咨询，问： 
1、乙厂的行为属于何种性质？违反我国商标管理的哪些规定？其法律后果如何？ 
2、如果甲、乙双方达成了使用许可协议，当事人应遵循我国商标法的哪些规定？ 
【答案】1、乙厂属于违反商标注册管理和商标侵权的双重性质。 
A乙厂的行为违反了我国强制性注册规定，根据规定，产销烟草制品必须使用，否则不得在市场上销售。对乙厂的此种行为，工商企业部门可依法责令其限期注册，并罚款。 
B乙厂的行为侵犯了甲厂的蓝鸟专用权，根据商标法规定，未经商标权人许可，在同种商品上使用与其商标相同或近似商标的，构成商标侵权。工商管理部门或人民法院可根据甲厂请求，责令乙厂停止侵权，赔偿损失，并加处罚款。 
2、如果甲、乙双方事后达成使用许可协议，乙厂又承担侵权行为，双方应遵循以下规定： 
A双方除需订立书面协议外，甲厂作为许可方，还必须在规定期间内将合同副本交工商行政管理部门存查，并报送商标局备案，否则不发生合同效力。 
B、根据我国商标管理和质量管理相结合的原则，甲厂作为许可方，有义务监督乙厂使用其商标的相应质量，乙厂作为被许可方，则必须保证使用甲厂商标的相应质量